Патентні спори під час війни. Практика Верховного Суду
У 2022 році Верховний Суд зазначав щодо зменшення кількості справ у категорії інтелектуальної власності, що є закономірною ситуацією під час війни. Проте деякі важливі правові позиції все ж були сформовані, зокрема й у патентних спорах.
Першою справою, про яку варто згадати, є справа за позовом японської компанії Тюгай Сеяку Кабусікі Кайся до Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності (Укрпатент)" (нині замінено правонаступником – Державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (УКРНОІВІ) про визнання недійсною відмови в наданні додаткової охорони патенту України № 107796.
Позивач подав позов у 2021 році, оскільки через недоліки правового регулювання Україна в особі Укрпатенту фактично позбавила його (як і численних інших правовласників) права на додаткову охорону, що є порушенням зобов'язань за ст. 220 Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Зокрема, одним із доопрацювань патентної реформи 2020 року стало закріплення окремою нормою Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" права володільця патенту на винахід, об'єктом якого є активний фармацевтичний інгредієнт лікарського засобу, процес отримання лікарського засобу або застосування лікарського засобу та деякі інші об'єкти, на видачу сертифіката додаткової охорони. Останній дозволяє продовжити строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на такий винахід на обчислюваний за нормами ст. 27-1 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" строк, але не більш ніж на 5 років. Мета додаткової охорони – компенсувати виробникам ліків ефективний строк використання патенту, протягом якого патент фактично не міг комерціалізуватися через проходження процедури реєстрації лікарського засобу.
Здавалося б, така норма нібито відповідає положенням ст. 220 Угоди про асоціацію, а також імплементує ст. 7 Регламенту ЄС № 469/2009. Проте ст. 27-1 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" встановлює конкретний строк, протягом якого можна звернутися із клопотанням про додаткову охорону, – 6 місяців від дати публікації відомостей про державну реєстрацію винаходу або від дати видачі першого дозволу відповідного компетентного органу (залежно від того, яка із цих дат є пізнішою). Раніше такий строк фактично становив 19,5 років – клопотання повинно було бути подане за 6 місяців до завершення строку дії патенту.
Жодних положень про встановлення перехідного періоду застосування ст. 27-1 у законі не передбачено.
Для власників патентів і відповідних реєстраційних посвідчень на лікарські засоби, які отримані значний час тому, на практиці означає фактичну неможливість отримати додаткову охорону з підстав пропуску строку на подання клопотання. Це й послугувало підставою позову у справі № 910/8295/21: Позивач у даній справі "пропустив" строк на подання клопотання за 6 місяців до того, як законопроєкт № 2259 зі ст. 27-1 узагалі був зареєстрований у Верховній Раді! Абсурдність ситуації та порушення міжнародних зобов'язань України не стали перепоною для Укрпатенту під час винесення відмови в наданні компанії Тюгай Сеяку додаткової охорони.
Суди першої та апеляційної інстанцій, своєю чергою, теж вирішили не заглиблюватися в проблематику та відмовили у задоволенні позову, констатувавши пропуск позивачем строку на подання клопотання відповідно до ст. 27-1 без урахування всіх інших положень законодавства. Крім того, суди вказали, що відмова Укрпатенту нібито не є правовим актом індивідуальної дії, оскільки винесена у формі листа, а не рішення. Утім це не завадило судам встановити "законність" відмови.
Однак Верховний Суд постановою від 04.08.2022 р. скасував рішення судів попередніх інстанцій та направив справу на новий розгляд, надавши кілька важливих висновків щодо правозастосування. Передусім Верховний Суд зазначив, що "навіть у випадку оформлення відмови у розгляді заяви листом, такий лист є рішенням державного органу, а отже актом індивідуальної дії, що підлягає оскарженню в судовому порядку".
Що ж до питання додаткової охорони, Верховний Суд надав вказівку судам системно проаналізувати законодавство України, а саме ст. 220 Угоди про асоціацію, ст. 58 Конституції України та ст. 5 ЦК щодо незворотності дії законів у часі, а також принцип розумності очікувань, за яким держава не може поводити себе непередбачувано. Також судам належить з'ясувати, "який саме об'єкт винаходу, додатковий період охорони якого вимагає [позивач], та за захистом якого саме права звернувся позивач. А також чи існувало і коли та на підставі якої норми Закону відповідне право виникло у позивача і чи підлягає забезпеченню згідно з зобов'язань взятих Угодою про асоціацію та діючого норм законодавства".
Нині справа перебуває на новому розгляді в суді першої інстанції. Від її вирішення, без перебільшення, залежить інвестиційна привабливість України для власників патентів на винаходи, об'єктами яких є лікарські засоби, особливо зараз, у час активної інтеграції з Європейським Союзом.
Іншою справою, яка теж є важливою для інвестиційної привабливості України, але вже для генеричних фармкомпаній, є справа № 910/9215/21 за позовом Мерк Шарп енд Доме Корп. до ТОВ "Тева Україна" та Міністерства охорони здоров'я України про захист порушеного права інтелектуальної власності на патент України № 55409.
Патент № 55409, який охороняє сполуку каспофунгін і за захистом якого позивач звернувся до суду, закінчився у квітні 2022 року – тобто під час дії в Україні воєнного стану. Суди першої та апеляційної інстанцій вважали строк дії патенту продовженим з огляду на положення абзацу 3 п. 1 ч. 1 Закону України "Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України": "майнові права інтелектуальної власності, строк чинності яких спливає на день введення в Україні воєнного стану або під час дії воєнного стану, залишаються чинними до дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану. З дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану, чинність майнових прав інтелектуальної власності може бути продовжена у встановленому порядку з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом".
Тож, суди першої та апеляційної інстанцій дійшли висновку про обґрунтованість заявлених позовних вимог про припинення порушення прав на патент, попри закінчення строку його дії станом на момент винесення судових рішень.
ТОВ "Тева-Україна" оскаржило судові рішення до Верховного Суду, стверджуючи, що з огляду на приписи вказаного положення останнє застосовують до об'єктів, чинність яких може бути продовжена після припинення чи скасування воєнного стану, у той час як продовження дії патенту України № 55409 є неможливим з огляду на закінчення 20-річного строку його дії, встановленого ст. 465 Цивільного кодексу України та Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі". Також, як слідує з постанови Верховного Суду від 22.12.2022 р. у цій справі, ТОВ "Тева-Україна" зазначало, що ані вказаний Закон, ані будь-який інший законодавчий акт не вносить змін до Цивільного кодексу України щодо продовження строку дії патентів на винаходи, хоча фактично названий Закон запроваджує нову підставу для продовження строку дії патентів. До того ж продовження чинності майнових прав на патент поза межами строку додаткової охорони (5 років) суперечить ст. 220 Угоди про асоціацію та ст. 33 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності.
Верховний Суд у згаданій постанові від 22.12.2022 р. скасував рішення судів попередніх інстанцій та направив справу на новий розгляд, але не з підстав, на які посилався скаржник, а з огляду на задоволення судами позовної вимоги про заборону ТОВ "Тева Україна" використовувати винахід за патентом України № 55409 не лише в лікарському засобі "Каспофунгін-Тева", а й "в будь-якому іншому лікарському засобі, що містить сполуку каспофунгін".
Щодо цього Верховний Суд вказав, що потрібно встановити, "яка саме конкретна дія є такою, що порушує право та чи є ефективним обраний позивачем спосіб захисту, виходячи з предмета та підстав заявленого Компанією позову. Зокрема, у задоволенні позову в частині вимоги про заборону ТОВ "Тева Україна" використовувати винахід (сполука каспофунгін) за патентом України № 55409 у будь-якому іншому лікарському засобі, що містить сполуку каспофунгін, залишилося не встановленим: ким та яким чином буде встановлюватися таке використання, в чому безпосередньо полягає таке використання, суб'єкт використання, внаслідок чого існує невизначеність щодо оцінки певних дій на предмет їх кваліфікації як таких, що порушують право позивача з урахуванням, у тому числі, принципу диспозитивності господарського судочинства".
Водночас Верховний Суд не висловив остаточної позиції щодо продовження строку дії патентів на час воєнного стану, як і не зазначив про хибність аргументів судів попередніх інстанцій щодо цього питання. Нині складається ситуація, коли численні фармацевтичні компанії мають намір виводити генеричні препарати (каспофунгін, еторикоксиб, сунітініб тощо) на український ринок після закінчення строку дії відповідних патентів, однак змушені замість цього орієнтуватися на дату закінчення воєнного стану, яку спрогнозувати неможливо. Крім того, залишається відкритим питання законності продовження патентної монополії правовласників більше за встановлений законодавством строк дії патенту. Це може створювати ситуацію правової невизначеності та знижувати інвестиційну привабливість фармацевтичного ринку України в короткостроковій перспективі.
Окрім нових висновків Верховного Суду, заслуговує на увагу також практика, яка у 2022 році вказала на послідовність й усталеність позиції Верховного Суду в певних правових питаннях. Серед таких питань – межі застосування т. зв. "положення Болар" (ч. 5 ст. 31 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі").
Показовою стала справа № 910/17860/21 за позовом компанії Мерк Шарп енд Доме Корп. до АТ "Фармак" та Міністерства охорони здоров'я України про захист прав на винаходи за патентами України № 74912 та № 86026.
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що АТ "Фармак" заявило на державну реєстрацію лікарські засоби "Ситена Мет®" та "Ситена Мет®-Фармак", діючою речовиною яких є сполука ситагліптин, яка захищена патентами України № 74912 та № 86026, що належать позивачу.
За твердженням позивача Мерк Шарп енд Доме Корп., такі дії, як подання документів для державної реєстрації лікарського засобу, так і (або) отримання державної реєстрації лікарського засобу, в якому використано винахід, права на який є чинними, є підготовкою до введення їх у цивільний обіг, а тому є посяганням на передбачені ст. 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" права позивача.
Суди першої та апеляційної інстанцій дійшли висновку, що подання АТ "Фармак" заяв на реєстрацію лікарських засобів, які містять сполуку, тотожну з композицією, що захищена патентом України № 74912, є порушенням прав позивача на винахід.
Верховний Суд постановою від 08.12.2022 р. підтримав висновки судів попередніх інстанцій та зазначив, що державна реєстрація – обов'язкова передумова для введення лікарського засобу в цивільний обіг на території України. Окремо Верховний Суд процитував "положення Болар" (ч. 5 ст. 31 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі") та зауважив, що "подання інформації для реєстрації лікарського засобу та державна реєстрація лікарського засобу не визначені в законі як дії, що не визнаються порушенням патентних прав, перелік яких (дій) є виключним". Тобто Верховний Суд констатував непоширення "положення Болар" на дії з подання заявки на реєстрацію лікарського засобу, оскільки по суті це є підготовкою до введення такого лікарського засобу в цивільний обіг. Тож це є посяганням на передбачені ст. 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" права власника патенту (у цьому разі позивача, який не надавав товариству згоди на використання винаходу), що аргументовано врахували суди попередніх інстанцій у вирішенні спору.
Верховний Суд також розглянув іншу справу № 910/10855/20 щодо схожих правовідносин. За обставинами справи компанія Мерк Кенада Інк. (правонаступник – компанія Органон Канада Інк.) звернулася до суду з позовом до компанії КРКА д.д. Ново мєсто, Словенія та Міністерства охорони здоров'я України з вимогами припинити порушення прав на винахід за патентом України № 62935, заборонити відповідачу використовувати винахід (сполука еторикоксиб) за патентом України № 62935 у лікарському засобі "Еторіакс®". Органон Канада Інк. також просила суд визнати недійсним наказ Міністерства охорони здоров'я України про державну реєстрацію лікарського засобу "Еторіакс®" та визнати недійсними реєстраційні посвідчення на лікарський засіб "Еторіакс®".
Аналогічно до попередньої справи позивач Органон Канада Інк. вбачав у діях відповідача порушення прав на патент України № 62935 на винахід "Заміщені піридини, фармацевтична композиція на їх основі та спосіб лікування опосередкованих циклооксигеназою захворювань". Державним підприємством "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України" було прийнято до розгляду заяву КРКА д.д. та здійснено державну реєстрацію лікарського засобу "Еторіакс®", проте позивач не надавав дозволу на використання винаходу за патентом України № 62935 у вищевказаному лікарському засобі.
Верховний Суд у постанові від 01.12.2022 р. підтримав висновки судів першої та апеляційної інстанцій та підтвердив, що подання документів для державної реєстрації лікарського засобу та/або отримання державної реєстрації лікарського засобу, в якому використано винахід, права на який належать позивачу, є достатнім свідченням створення передумов для введення лікарського засобу в цивільний оборот, що є порушенням права інтелектуальної власності позивача як власника патенту. Верховний Суд повторно встановив, що Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" не передбачена можливість подання заявки на реєстрацію лікарського засобу й отримання державного реєстраційного посвідчення до закінчення строку дії патенту.
До запровадження "положення Болар" у великій кількості судових справ державну реєстрацію лікарських засобів до закінчення патентної охорони розглядали як порушення патентних прав, що призводило до її скасування. Під час запровадження змін до патентного законодавства у 2020 році правники висловлювали занепокоєння щодо того, що новий закон не дає чіткої відповіді на це питання. Наразі ж Верховний Суд остаточно визначив, що законодавство не містить дозволу на здійснення державної реєстрації лікарського засобу до закінчення дії патенту й такі дії будуть визнані порушенням прав власника патенту.
Отже, дійсне формулювання "положення Болар" може знижувати привабливість українського ринку для виробників генеричних лікарських засобів.
Зрештою Велика Палата Верховного Суду сформулювала висновок щодо застосування норм процесуального права у справі № 202/4233/16-ц за позовом Бугаєнко Г.Я. про визнання патенту на корисну модель недійсним.
У цій справі суд апеляційної інстанції розглянув апеляційну скаргу по суті в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи. Однак Верховний Суд скасував судове рішення і направив справу на новий розгляд до суду апеляційної інстанції, вказавши, що положення ч. 1 ст. 369 ЦПК щодо письмового провадження не можуть бути застосовані у справах, у яких наявні вимоги немайнового характеру.
Оскільки у зазначеній вище справі предметом позову є немайнові вимоги (визнання патенту України на корисну модель недійсним та зобов'язання вчинити певні дії), розгляд цієї справи судом апеляційної інстанції мав відбуватися з повідомленням (викликом) учасників справи.