Дмитро Стефанович виступив зі спеціальною доповіддю про знакові судові рішення в сфері інтелектуальної власності під час Міжнародного форуму з інтелектуальної власності IPF-2024. Він висвітлив найбільш значущі рішення Верховного Суду за попередні роки.
Щодо відмови у реєстрації АП
Збірка творів неологізму «Treatmentolog. Treatmentology»
Відповідач (Мінекономіки) відмовив у реєстрації АП, пославшись на те, що подані заявки не відповідають вимогам ЦКУ та Закону про АП (відсутні ознаки збірки творів, визначені законодавством України, а лише представлено назву термінів)
За змістом п. 18 Порядку № 1756 якщо заявка відповідає вимогам …, заявнику надсилається відповідне рішення про реєстрацію. В іншому випадку заявнику надсилається обґрунтоване рішення про відмову в реєстрації
Відповідач, відмовляючи у реєстрації АП на твір, без конкретизації в чому саме полягають мотиви відмови, зокрема без посилання на невідповідність поданих заявок конкретним вимогам Порядку № 1756, прийняв рішення, які не можна вважати належним чином обґрунтованими та вмотивованими
Рішення про відмову в реєстрації АП на твір має містити конкретні підстави для відмови, а також переконливі та зрозумілі для заявника мотиви прийняття такого рішення
Відповідач, встановивши у заявках суперечності, зокрема щодо назви твору та виду об’єктів авторського права, не навів цих мотивів у рішеннях про відмову в реєстрації АП, а також не скористався своїм правом звернутися із відповідним запитом до заявників у разі виникнення сумніву щодо вірогідності інформації, яку містять подані документи
Щодо порушення АП
Розробка дизайну «Печиво «Дніпро»
Оскаржувані судові рішення не містять з’ясування ключових, вагомих і визначальних питань для розгляду даної категорії справ, а саме:
1) який саме об’єкт авторського права є предметом правовідносин, які виникли між сторонами
2) чи належали автору твору майнові права на нього
3) не є достатнім загальне посилання суду на використання твору відповідачем. Мають бути з’ясовані конкретні форма та спосіб використання такого об’єкта інтелектуальної власності, а також визначено класифікацію об’єкту відповідно до законодавчих норм
4) у який конкретно спосіб відповідачем неправомірно використовувався саме об’єкт інтелектуальної власності
5) дослідження питання чи є об’єкт інтелектуальної власності означений позивачем саме тим об`єктом, який використовується (правомірно/неправомірно) відповідачем
Дострокове припинення дії свідоцтва на ТМ
Суд І інстанції: Відповідач використовує ТМ "NEST" саме для тих послуг, для яких вона зареєстрована, у складі здійснення своєї комплексної діяльності щодо будівництва об’єктів нерухомості з встановленням зазначених систем та подальшим їх обслуговуванням
Встановлення устаткування як проміжний етап у технологічному циклі спорудження будинків не є наданням окремої послуги із встановлення устаткування (окремі дії, що спрямовані на досягнення кінцевого результату – не є наданням послуг)
Застосування оспорюваних ТМ як складової безпосередньої діяльності Відповідача-1 щодо будівництва, реконструкції, здавання в оренду та обслуговування об’єктів нерухомості під контролем Відповідача-1 під його ТМ "NEST", не є використанням ТМ в розумінні Закону № 3689-XII
Виходячи з правової сутності ТМ, умовою належного її використання є використання власником зареєстрованої ТМ саме щодо зазначених у свідоцтві товарів і послуг
Starlink by Space X
Суд І інстанції: ТМ є використаною, а надані Відповідачем-1 докази в їх сукупності підтверджують факт використання оспорюваної ТМ протягом останніх п’яти років до дати подання позову
Суди не взяли до уваги, що умовою належного використання спірної зареєстрованої ТМ є її використання Відповідачем-1 саме щодо кожної із зазначених у спірному свідоцтві послуг, а не використання ТМ загалом
Суди першої та апеляційної інстанцій мають дослідити докази, наявні в матеріалах справи, що стосуються використання спірної ТМ та надати оцінку чи було належне використання спірної ТМ стосовно кожної з послуг
У розгляді справ цієї категорії, враховуючи один із основних принципів господарського судочинства, не повинна здійснюватися трансформація тягаря доведення і його перенесення з особи, щодо свідоцтва якої була подана заява про дострокове припинення
Суб’єктом, який може звертатися із позовом про дострокове припинення дії свідоцтва на ТМ, може бути будь-яка заінтересована особа, оскільки в п. 4 ст. 18 Закону № 3689-XII не встановлено певних кваліфікуючих вимог до особи, яка звертається з відповідною вимогою. Втім, очевидно, що особа, яка звертається з такою вимогою, повинна мати щонайменше, інтерес (з урахуванням змісту ст. 15, 16 ЦКУ)
Визнання ТМ добре відомою
Позначення "ЦИТРАМОН"
Суд відхилив клопотання Товариства про застосування наслідків спливу позовної давності, оскільки право Фірми на звернення до суду з такою вимогою виникає з моменту визнання судом ТМ добре відомою
ПАГС відхилив доводи Товариства стосовно пропуску позовної давності, вказавши, що права на добре відому ТМ були підтверджені судом лише із прийняттям рішення по суті цього спору та відповідно вважаються порушеними із заявленої в позові дати
Відповідач-2 указує на пропуск позовної давності, оскільки вона розпочала перебіг як за первісною, так і за похідною вимогою з визначеної Фірмою дати виникнення права – 01.01.1997
Фірма вказує, що жоден закон не пов`язує початок перебігу позовної давності з датою, на яку позивач вважає свою ТМ добре відомою. Позивачу стало відомо про порушення своїх прав після отримання у 2019 листа споживача, який сплутав позначення Фірми та Товариства
Правова проблема полягає у невизначеності питання щодо застосування / незастосування у справах про визнання ТМ добре відомою позовної давності, у зв’язку з невизначеністю питання про те, чи потребує звернення з такою вимогою до суду … наявності саме порушеного права та/або законного інтересу або достатньої необхідності для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням
Наявність визначеної Законом № 3689-XII альтернативності органів з різними підходами до часового аспекту щодо можливості звернення матиме кардинально протилежні результати в розгляді одного й того ж питання Апеляційною палатою та судом залежно від застосування / незастосування судом позовної давності у такій категорії спорів
Наразі очевидною є невизначеність у застосуванні позовної давності до вимоги про визнання ТМ добре відомою з одночасним скасуванням реєстрації конфліктуючого знака, у зв’язку із чим є необхідність у формуванні єдиної правозастосовної практики щодо застосування ст. 256, ч. 1 ст. 261 ЦКУ за вимогами про визнання ТМ добре відомою судом
ВП ВС відхиляє посилання Скаржника на те, що станом на 01.01.1997, тобто на дату, з якої, за твердженням Позивача, позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2" стало добре відомою ТМ, законодавство України не визначало такий об’єкт права інтелектуальної власності як добре відома ТМ
ВП ВС зауважує, що визнання ТМ добре відомою Апеляційною палатою або судом не є способами набуття прав на ТМ. Вони також мають різне юридичне значення
Апеляційна палата у процедурі, яка не має характеру змагального процесу, встановлює ex officio обставини, які за прийнятими нею критеріями дозволяють встановити юридичний факт у минулому, а саме те, що з певного дня ТМ стала добре відомою в Україні
ВП ВС доходить висновку, що розгляд в Апеляційній палаті заяв про визнання ТМ добре відомою в Україні не спрямований на захист прав власника марки від порушень з боку іншої особи, а рішення Апеляційної палати як обов’язкове для Укрпатенту є інструментом охорони прав власника добре відомої ТМ (оскільки має правове значення у відносинах з Укрпатентом) і не є способом набуття прав на неї
Натомість визнання ТМ добре відомою господарським судом здійснюється з метою захисту прав на неї, тобто має інше значення. Його не можна вважати альтернативою визнання ТМ добре відомою у рішенні Апеляційної палати
Таке визнання не має значення erga omnes, тобто обов’язкового значення для осіб, які не є сторонами у справі. … Суд обмежений у встановленні обставин ex officio, зокрема й обставин, які свідчать про відомість ТМ або спростовують це
Протилежне тлумачення, а саме що визнання в установленому законом порядку ТМ добре відомою є набуттям права на неї, суперечило б положенням ст. 6bis Паризької конвенції, Закону та, у випадку, коли мова йде про визнання ТМ добре відомою судом у позовному провадженні, призводило б до ситуації, коли судове рішення, яким вирішується спір між його сторонами, має значення erga omnes, тобто для невизначеного кола осіб, адже як засіб набуття права інтелектуальної власності на ТМ за його допомогою сторона набувала б таке право як абсолютне, тобто у відносинах з третіми особами
Визнання ТМ добре відомою судом у позовному провадженні має значення inter partes, тобто тільки для сторін спору
За відсутності недобросовісності у реєстрації ТМ іншою особою позов власника добре відомої ТМ про скасування (визнання недійсним) свідоцтва (реєстрації) ТМ цієї особи може бути задоволений в межах загальної позовної давності, що не може бути менше п’яти років від дати реєстрації марки
Якщо власник більш ранньої ТМ протягом п’яти послідовних років не заперечував проти використання більш пізньої ТМ, будучи обізнаним про таке використання, він не має права з посиланням на більш ранню ТМ звертатись по визнання недійсною більш пізньої ТМ або заперечувати проти її використання, крім випадку, коли реєстрація більш пізньої ТМ була здійснена недобросовісно
За висновками Суду справедливості ЄС, в умовах як у цьому провадженні "тривалий період чесного одночасного використання двох ідентичних ТМ для позначення ідентичних продуктів не має і не може мати негативного впливу на основну функцію ТМ, яка полягає в гарантуванні споживачам походження товарів або послуг"
Доктрина "мовчазної згоди", як вона закріплена у праві ЄС: підхід, за яким два власники торговельних марок (які містять ідентичне позначення), які тривалий час використовували їх для просування своєї продукції, можуть надалі добросовісно використовувати їх
Дискреційні повноваження УКРНОІВІ
Суд апеляційної інстанції: (1) висновок кваліфікаційної експертизи не є правовим актом індивідуальної дії, що виданий органом державної влади і може бути визнаний недійсним або скасований у судовому порядку; (2) задоволення позову в частині визнання недійсним висновку Укрпатенту не призведе до відновлення прав та інтересів позивача, пов’язаних з державною реєстрацією спірної ТМ, оскільки прийняття рішення щодо державної реєстрації ТМ віднесено до дискреційних повноважень Укрпатенту
Зазначаючи про виключну дискрецію Укрпатенту у вирішенні питання щодо реєстрації ТМ, суд апеляційної інстанції не врахував того, що суди уповноважені контролювати як відповідність реалізації дискреції закону (праву), так і узгодженість рішень/дій, прийнятих на підставі дискреції, з правами особи, загальними принципами прийняття рішень, процедурними нормами, обставинами справи, наявними ресурсами тощо
Дискреційні повноваження Укрпатенту у прийнятті рішень за заявками про реєстрацію знаків для товарів і послуг мають узгоджуватися з конституційним принципом верховенства права та такими його елементами, як юридична визначеність і заборона свавілля
Висновок суду апеляційної інстанції у справі про прийняття рішення Укрпатентом в межах наданих йому повноважень та у спосіб, передбачений Законом, з посиланням виключно на дискрецію Укрпатенту у вирішенні питання щодо реєстрації торговельної марки, – є певною мірою декларативним та таким, що не узгоджується з повноваженнями суду у розгляді відповідної категорії спорів
Щодо подання заперечень до УКРНОІВІ
ТМ "ZELMER"
Передбачена можливість подання заперечень проти заявки до НОІВ не позбавляє і не перешкоджає заінтересованій особі захистити своє порушене право або охоронюваний законом інтерес шляхом звернення з позовом до суду, зокрема, шляхом оскарження прийнятого органом рішення за результатом розгляду поданої заявки
Такий захист має бути ефективним, зокрема, доступним для тих, кого він стосується, спроможним запобігти виникнення або продовженню стверджуваного порушення
Неподання заперечень проти заявки до НОІВ не має вирішального значення у з’ясуванні питання щодо наявності / відсутності підстав для оскарження особою, яка вважає свої права порушеними, прийнятого органом рішення і не дає підстав для висновку про те, що рішення органу в такому випадку автоматично вважається прийнятим згідно із законодавчими приписами, а підстави для визнання його недійсним за позовом заінтересованої особи – відсутні
Додаткова охорона прав на винахід
Позивач звернувся до Укрпатенту з клопотанням про продовження строку дії майнових прав інтелектуальної власності – патенту № 107796 від 25.02.2015 та видачу сертифікату додаткової охорони
Укрпатент за результатами розгляду цього клопотання повідомив позивача, що воно надійшло пізніше строку, встановленого абз. 1 ч. 3 ст. 27-1 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", у зв’язку із чим не підлягає задоволенню
Зміни до Закону від 16.08.2020: клопотання про додаткову охорону має надійти до НОІВ протягом 6 місяців від дати публікації відомостей про державну реєстрацію винаходу або від дати видачі першого дозволу відповідного компетентного органу (залежно від того, яка з цих дат є пізнішою)]
Згідно з положенням пункту 1.5 Інструкції про порядок продовження строку дії патенту на винахід (2002) збір за подання клопотання має бути сплачено та клопотання має бути подано до Державної служби не пізніше ніж за 6 місяців до закінчення строку дії патенту. Це право передбачене ч. 4 ст. 6 Закону в редакції, що діяла станом на час отримання патенту та реєстрації лікарського засобу
Ст. 27-1 Закону встановлює конкретний строк, протягом якого можна звернутися із клопотанням про додаткову охорону, – 6 місяців від дати публікації відомостей про державну реєстрацію винаходу або від дати видачі першого дозволу відповідного компетентного органу (залежно від того, яка із цих дат є пізнішою)
Раніше (до набрання чинності змін) такий строк фактично становив 19,5 років – клопотання повинно було бути подане за 6 місяців до завершення строку дії патенту
Жодних положень про встановлення перехідного періоду застосування ст. 27-1 у Законі не передбачено. Норми Угоди про асоціацію також не містять конкретного механізму реалізації цих прав. Звідси вбачається, що правовласники, які отримали відповідний дозвіл компетентного органу до 16.08.2020, але не подали клопотання про продовження строку дії патенту, позбавлені можливості на отримання додаткової охорони, хоча таке право передбачено як діючою, так і попередньою редакцією Закону
Суди попередніх інстанцій, враховуючи принцип незворотності дії цивільного законодавства у часі, дійшли правильного висновку, що позивач не може бути позбавлений права на додаткову охорону шляхом введення нового механізму реалізації цього права
Суд І інстанції врахував …, що "дискреційні повноваження відповідача у прийнятті рішень мають узгоджуватися з конституційним принципом верховенства права та такими його елементами, як юридична визначеність і заборона свавілля"
Рішення ЄСПЛ (2023)
Справа "Коротюк проти України" (Заява № 74663/17)
Заявниця є автором книги, яку розмістили для незаконного завантаження в мережі Інтернет. Справа стосується її скарги на те, що органи державної влади не провели оперативного та ефективного розслідування у зв’язку з цим усупереч позитивним обов’язкам держави за ст. 1 Першого протоколу до Конвенції щодо захисту інтелектуальної власності
Протягом провадження заявниця неодноразово зверталася до слідчих з клопотаннями про проведення конкретних слідчих дій, які так і не були проведені. Кримінальне провадження багато разів закривалося постановами працівників міліції, а з 2015 року — поліції, у зв’язку з відсутністю події злочину, або у зв’язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.
ЄСПЛ вказав, що суперечки щодо авторських прав загалом мають цивільно-правовий характер, однак, за конкретних обставин цієї справи, яка стосувалася стверджуваного кримінального правопорушення, подання цивільного позову до того, як розслідування кримінальної справи встановило б цю сторону або сторін, було практично неможливим для заявниці
Від органів державної влади вимагалося вжиття розумних та легкодоступних заходів для встановлення відповідних осіб. Проте органи державної влади не вжили цих заходів, не навівши чіткого пояснення причин, які перешкодили їм це зробити
Розслідування кримінальної справи характеризувалося низкою недоліків, зокрема: існували конкретні слідчі дії, доступні органам державної влади та вказані заявницею, які, ймовірно, дозволили б органам державної влади встановити причетних до злочину осіб і ніщо не свідчить, що вжиття цих заходів поклало б непропорційний тягар на органи державної влади
Фото: PRAVO.UA